Merek Usaha Tiba-Tiba Digugat Perusahaan Lain, Apa yang Harus Dilakukan dan Siapa yang Berhak atas Merek Tersebut? Update :

Sengketa Merek - Membangun sebuah merek tidak dilakukan dalam waktu singkat. Sebuah nama usaha biasanya melewati proses panjang sebelum dikenal konsumen, mulai dari memilih nama, membuat logo, mencetak kemasan, melakukan promosi, membangun jaringan penjualan, sampai akhirnya memperoleh kepercayaan masyarakat. Karena itu, ketika tiba-tiba datang surat somasi atau gugatan dari perusahaan lain yang menyatakan bahwa merek tersebut merupakan miliknya, pemilik usaha tentu dapat merasa terkejut, apalagi apabila selama bertahun-tahun tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan penggunaan nama tersebut.

Persoalan menjadi semakin rumit apabila kedua belah pihak sama-sama merasa mempunyai hak. Pemilik usaha yang sudah menggunakan merek selama bertahun-tahun dapat beranggapan bahwa dialah pemilik sebenarnya karena telah lebih dahulu memakai nama tersebut, sedangkan perusahaan lain mungkin menunjukkan sertifikat merek dan menyatakan bahwa hak eksklusif secara hukum berada di tangannya.

Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan "siapa yang benar-benar berhak atas merek?" tidak dapat dijawab hanya dengan melihat siapa yang lebih dahulu membuka usaha atau siapa yang pertama kali menggunakan nama tersebut. Status pendaftaran, tanggal pendaftaran, sejarah penggunaan, kelas barang atau jasa, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, iktikad baik, serta keadaan konkret ketika merek didaftarkan harus diperiksa secara menyeluruh.

Dasar hukum utama mengenai persoalan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini mengatur bagaimana hak atas merek diperoleh, kapan suatu permohonan dapat ditolak, bagaimana sengketa merek diselesaikan, serta keadaan tertentu yang dapat menjadi dasar pembatalan merek.

Karena itu, apabila sebuah perusahaan tiba-tiba menggugat merek usaha yang selama ini digunakan, jangan langsung mengakui kesalahan, tetapi juga jangan mengabaikan gugatan tersebut. Langkah pertama adalah memahami kedudukan hukum merek dan memeriksa seluruh dokumen yang berkaitan dengan sejarah penggunaan serta pendaftarannya.

 
Siapa yang Sebenarnya Berhak atas Sebuah Merek?
Dalam hukum Indonesia, titik awal untuk menjawab pertanyaan mengenai kepemilikan merek terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum merek Indonesia memberikan kedudukan yang sangat penting kepada pendaftaran merek. Dengan demikian, seseorang yang telah menggunakan sebuah nama usaha selama bertahun-tahun tidak otomatis mempunyai hak eksklusif atas merek tersebut apabila mereknya belum didaftarkan.

Hal ini berbeda dengan sekadar penggunaan nama sebagai identitas usaha. Sebuah perusahaan dapat saja telah menggunakan nama tertentu sejak 2010, tetapi apabila nama tersebut belum didaftarkan sebagai merek, perusahaan tersebut tidak dapat begitu saja menyatakan bahwa ia telah memperoleh hak eksklusif atas merek berdasarkan lamanya penggunaan semata.

Sebaliknya, apabila perusahaan lain telah mendaftarkan merek tersebut secara sah, mempunyai sertifikat merek, dan tidak terdapat alasan hukum yang menyebabkan pendaftarannya dapat dibatalkan, perusahaan tersebut pada prinsipnya mempunyai dasar hukum yang lebih kuat sebagai pemegang hak atas merek.

Namun, persoalannya tidak selalu sesederhana "siapa yang memiliki sertifikat pasti menang". Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengenal ketentuan mengenai iktikad tidak baik dan alasan pembatalan merek. Karena itu, apabila pendaftaran ternyata dilakukan dengan cara yang tidak patut, pihak yang berkepentingan dapat mempertimbangkan upaya hukum terhadap pendaftaran tersebut.

Bagaimana Jika Perusahaan yang Menggugat Memiliki Sertifikat Merek?
Kondisi paling serius terjadi apabila perusahaan yang menggugat menunjukkan sertifikat merek dan menyatakan bahwa penggunaan merek oleh perusahaan Anda merupakan pelanggaran. Dalam keadaan demikian, pemilik usaha tidak sebaiknya mengabaikan surat gugatan atau menganggap bahwa dirinya otomatis benar hanya karena sudah menggunakan merek tersebut lebih dahulu.

Periksa terlebih dahulu nama pemilik yang tercantum dalam sertifikat, nomor pendaftaran, tanggal penerimaan permohonan, tanggal pendaftaran, kelas barang atau jasa, serta bentuk merek yang sebenarnya didaftarkan. Jangan hanya melihat nama mereknya, karena sebuah nama dapat digunakan oleh beberapa pihak dalam konteks barang atau jasa yang berbeda, sementara perlindungan merek berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang didaftarkan.

Selanjutnya, bandingkan merek yang tercantum dalam sertifikat dengan merek yang digunakan oleh usaha Anda. Periksa apakah keduanya benar-benar sama, mempunyai persamaan pada pokoknya, atau justru mempunyai perbedaan yang cukup signifikan.

Ketentuan penting mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan:
"Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut."

Artinya, perusahaan yang mempunyai merek terdaftar memang dapat menggugat pihak lain dalam keadaan yang memenuhi ketentuan tersebut. Akan tetapi, penggugat tetap harus membuktikan dasar gugatannya, termasuk adanya penggunaan tanpa hak dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang relevan.

Apa yang Dimaksud dengan Persamaan pada Pokoknya?
Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam sengketa merek adalah menganggap bahwa pelanggaran hanya terjadi apabila kedua merek mempunyai tulisan yang benar-benar identik. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga memberikan perlindungan terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 pada pokoknya menjelaskan bahwa persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan antara satu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun persamaan bunyi ucapan.

Karena itu, mengganti satu huruf atau menambahkan satu kata tidak otomatis membuat sebuah merek menjadi berbeda secara hukum. Apabila unsur dominannya masih sama dan keseluruhan tampilan atau bunyinya memberikan kesan bahwa kedua merek tersebut mempunyai hubungan, persoalan pelanggaran tetap dapat muncul.

Misalnya, perusahaan A mempunyai merek "Sari Nusantara" untuk produk makanan, kemudian perusahaan B menggunakan "Sari Nusa" untuk produk makanan dengan logo, desain kemasan, dan cara pengucapan yang sangat mirip. Walaupun tidak identik, keadaan tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan mengenai persamaan pada pokoknya.

Sebaliknya, apabila hanya terdapat satu kata umum yang sama tetapi unsur dominan, konsep, tampilan, pengucapan, serta barang atau jasanya berbeda secara signifikan, belum tentu penggunaan tersebut merupakan pelanggaran. Penilaian harus dilakukan secara keseluruhan berdasarkan fakta konkret, bukan hanya dengan membandingkan satu kata.

 
Apa yang Harus Dilakukan Ketika Menerima Gugatan Merek?
Apabila surat gugatan dari perusahaan lain sudah diterima, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah jangan mengabaikannya dan jangan menunda untuk mendapatkan bantuan hukum. Perkara merek mempunyai mekanisme khusus dan gugatan pelanggaran merek diajukan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 83 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:
"Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."

Periksa terlebih dahulu apakah dokumen yang diterima benar-benar merupakan gugatan dari pengadilan, bukan sekadar surat somasi dari kuasa hukum perusahaan lain. Keduanya mempunyai konsekuensi yang berbeda. Somasi pada umumnya merupakan tuntutan sebelum proses litigasi, sedangkan gugatan pengadilan menuntut adanya respons berdasarkan mekanisme hukum acara yang berlaku.

Apabila sudah menjadi perkara di Pengadilan Niaga, perhatikan dengan cermat nomor perkara, pengadilan yang memeriksa, identitas penggugat dan tergugat, dalil-dalil gugatan, tuntutan atau petitum, serta batas waktu yang berkaitan dengan proses persidangan. Jangan hanya membaca bagian yang menyatakan bahwa merek Anda dianggap melanggar, tetapi pelajari seluruh alasan hukum yang digunakan penggugat.

Pada saat yang sama, kumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan merek Anda, seperti sertifikat merek apabila sudah terdaftar, bukti permohonan, faktur, kuitansi, kontrak, kemasan lama, foto toko, iklan, brosur, katalog, akun media sosial, marketplace, bukti transaksi, dan dokumen lain yang menunjukkan sejarah penggunaan merek.

Apabila merek Anda belum terdaftar, bukti penggunaan lama tetap sebaiknya dikumpulkan karena dapat menjadi relevan dalam keadaan tertentu, khususnya apabila terdapat dugaan bahwa pihak penggugat mengetahui keberadaan usaha Anda sebelum mendaftarkan mereknya.

Bagaimana Jika Kita Sudah Menggunakan Merek Lebih Dahulu?

Inilah keadaan yang sering membuat pemilik usaha merasa berada pada posisi yang benar. Misalnya, perusahaan A telah menggunakan merek sejak 2012, sedangkan perusahaan B baru mendaftarkan merek tersebut pada 2024 dan kemudian menggugat perusahaan A pada 2026.

Apakah perusahaan A otomatis menang karena telah menggunakan merek lebih dahulu?

Tidak otomatis.

Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tetap menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Karena itu, penggunaan terdahulu tidak dapat secara sederhana disamakan dengan hak eksklusif atas merek terdaftar.

Namun, kronologi tersebut dapat menjadi sangat penting apabila terdapat dugaan bahwa perusahaan B mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik. Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016:

"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik."

Misalnya, perusahaan B sebelumnya merupakan distributor perusahaan A dan mengetahui secara langsung bahwa merek tersebut telah digunakan oleh perusahaan A selama bertahun-tahun. Kemudian, setelah hubungan bisnis berakhir, perusahaan B mendaftarkan merek yang sama atas namanya sendiri dan menggunakan sertifikat tersebut untuk menggugat perusahaan A.

Dalam keadaan seperti itu, bukti mengenai hubungan bisnis, komunikasi antara kedua perusahaan, tanggal penggunaan merek, promosi, transaksi, serta pengetahuan pihak yang mendaftarkan merek dapat menjadi sangat penting untuk menilai apakah terdapat iktikad tidak baik.

Dengan demikian, pengguna pertama tidak otomatis menang, tetapi riwayat penggunaan pertama juga tidak boleh diabaikan.

 
Apakah Merek yang Sudah Terdaftar Bisa Dibatalkan?
Apabila perusahaan yang menggugat memiliki sertifikat merek tetapi terdapat alasan hukum yang kuat untuk mempersoalkan pendaftarannya, pihak yang berkepentingan dapat mempertimbangkan gugatan pembatalan merek.

Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:
"Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21."

Ketentuan ini memberikan mekanisme hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mempersoalkan merek yang telah terdaftar apabila terdapat alasan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Salah satu alasan yang dapat menjadi perhatian adalah pendaftaran dengan iktikad tidak baik. Apabila dapat dibuktikan bahwa pemohon sebenarnya mengetahui keberadaan merek milik pihak lain tetapi dengan sengaja mendaftarkannya untuk memperoleh keuntungan atau menguasai merek tersebut, fakta tersebut dapat menjadi bagian penting dalam gugatan pembatalan.

Namun, gugatan pembatalan bukan sekadar menyampaikan bahwa "saya yang menggunakan lebih dahulu". Pemohon harus menyusun argumentasi hukum dan bukti yang menunjukkan mengapa pendaftaran tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Merek.

Pasal 77 UU Nomor 20 Tahun 2016 juga mengatur mengenai jangka waktu gugatan pembatalan, termasuk pengecualian tertentu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, serta apabila terdapat unsur iktikad tidak baik.

Karena itu, apabila menerima gugatan dari perusahaan lain yang memegang sertifikat merek, pemeriksaan terhadap tanggal pendaftaran dan kemungkinan adanya alasan pembatalan merupakan salah satu hal yang sangat penting.

 
Bukti Apa yang Paling Penting untuk Membela Merek Usaha?
Dalam sengketa merek, bukti sering kali menjadi penentu karena setiap pihak dapat mengemukakan versi sejarahnya masing-masing. Karena itu, pemilik usaha perlu menyusun bukti secara kronologis, bukan sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen tanpa menjelaskan hubungan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.

Jika Anda mengklaim telah menggunakan merek sejak 2010, misalnya, usahakan terdapat dokumen yang dapat menunjukkan penggunaan tersebut pada atau sekitar tahun 2010, kemudian bukti penggunaan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga terbentuk rangkaian sejarah penggunaan yang konsisten.

Bukti tersebut dapat berupa faktur penjualan, nota, kontrak dengan distributor, perjanjian kerja sama, foto kemasan lama, foto toko, iklan koran atau majalah, brosur, katalog, dokumen pengiriman, rekening transaksi, website, akun media sosial, marketplace, dan pemberitaan. Bukti mengenai pengeluaran promosi dan jumlah penjualan juga dapat membantu menunjukkan bahwa merek memang digunakan secara nyata dalam kegiatan usaha.

Apabila pihak yang menggugat pernah menjadi distributor, agen, karyawan, mitra, atau pihak lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan Anda, kumpulkan pula bukti hubungan tersebut. Email, surat, pesan elektronik, kontrak, invoice, dan dokumen komunikasi lainnya dapat membantu menunjukkan bahwa pihak tersebut mengetahui keberadaan merek Anda.

Dalam perkara merek, bukti tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan "saya sudah memakai merek ini lebih dahulu", tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana merek tersebut memperoleh reputasi dan apakah pihak lain mempunyai pengetahuan mengenai keberadaannya ketika mengajukan pendaftaran.

 
Apakah Harus Langsung Berhenti Menggunakan Merek Setelah Digugat?
Pertanyaan ini harus dijawab berdasarkan status perkara dan isi tuntutan, sehingga tidak tepat memberikan satu jawaban untuk semua keadaan. Menerima gugatan tidak dengan sendirinya berarti pengadilan telah menyatakan bahwa pemilik usaha bersalah atau bahwa hak atas merek sudah berpindah kepada penggugat.

Namun, apabila pengadilan kemudian mengeluarkan putusan atau terdapat tindakan hukum tertentu yang mempunyai kekuatan mengikat, pemilik usaha wajib memperhatikan dan mematuhi konsekuensi hukum yang berlaku.

Karena itu, apabila baru menerima somasi, pemilik usaha sebaiknya tidak panik dan langsung menghentikan seluruh kegiatan bisnis tanpa memeriksa dasar hukumnya. Sebaliknya, pemilik usaha juga tidak seharusnya mengabaikan ancaman sengketa apabila dokumen penggugat menunjukkan bahwa terdapat merek terdaftar yang benar-benar mempunyai kemiripan dengan merek yang digunakan.

Strategi yang tepat harus mempertimbangkan status pendaftaran merek, kekuatan bukti kedua pihak, jenis barang atau jasa, tingkat kemiripan, isi gugatan, risiko kerugian bisnis, serta kemungkinan penyelesaian melalui perdamaian.

Dalam beberapa kasus, negosiasi dapat menjadi pilihan yang lebih efisien apabila kedua pihak masih dapat mencapai kesepakatan mengenai perubahan merek, pembatasan wilayah penggunaan, lisensi, atau bentuk penyelesaian lain yang sah. Namun, apabila tuntutan penggugat tidak mempunyai dasar yang kuat atau terdapat persoalan serius mengenai keabsahan mereknya, pembelaan di Pengadilan Niaga dapat menjadi langkah yang perlu ditempuh.

 
Apakah Sengketa Merek Bisa Diselesaikan Tanpa Pengadilan?
Tidak semua konflik merek harus berakhir melalui putusan pengadilan. Ketika perusahaan menerima somasi, salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah negosiasi atau penyelesaian secara damai, selama kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan benar-benar melindungi kepentingan para pihak.

Misalnya, kedua perusahaan ternyata bergerak dalam bidang yang berbeda dan masalah muncul karena kesamaan nama, sehingga para pihak dapat merumuskan kesepakatan mengenai batas penggunaan merek masing-masing. Dalam keadaan lain, salah satu pihak dapat menyetujui perubahan nama atau logo dengan jangka waktu tertentu agar konsumen tidak mengalami kebingungan.

Penyelesaian damai dapat menjadi pilihan yang menarik apabila biaya dan risiko litigasi jauh lebih besar daripada nilai ekonomi sengketa. Namun, apabila salah satu pihak menuntut agar perusahaan lain menghentikan seluruh kegiatan usahanya atau membayar ganti rugi dalam jumlah besar tanpa dasar yang dapat diterima, penyelesaian damai mungkin membutuhkan negosiasi yang lebih kompleks.

Yang paling penting, jangan menandatangani pengakuan kesalahan atau pernyataan menyerahkan hak merek tanpa memahami akibat hukumnya. Setiap dokumen perdamaian atau kesepakatan mengenai merek sebaiknya diperiksa secara cermat agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Jadi, Siapa yang Berhak atas Merek?
Pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas merek tidak dapat dijawab hanya dengan melihat siapa yang lebih dahulu menggunakan nama dan juga tidak selalu dapat dijawab hanya dengan melihat siapa yang memegang sertifikat, tanpa memeriksa kemungkinan adanya cacat hukum dalam pendaftaran tersebut.

Jika perusahaan A telah mendaftarkan mereknya secara sah dan tidak terdapat alasan hukum yang membatalkan pendaftaran tersebut, maka perusahaan A pada prinsipnya mempunyai hak atas merek berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016.

Sebaliknya, apabila perusahaan B dapat menunjukkan bahwa pendaftaran perusahaan A dilakukan dengan iktikad tidak baik atau terdapat alasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016, perusahaan B dapat mempertimbangkan gugatan pembatalan sesuai mekanisme yang tersedia.

Dengan demikian, dalam sebuah sengketa merek terdapat setidaknya beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara berurutan: siapa yang mendaftarkan merek, kapan permohonan diajukan, untuk barang atau jasa apa, apakah merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, siapa yang menggunakan terlebih dahulu, apakah terdapat hubungan antara para pihak, apakah pendaftar mengetahui keberadaan merek sebelumnya, dan apakah terdapat bukti iktikad tidak baik.

Jawaban terhadap seluruh pertanyaan tersebut kemudian harus ditempatkan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Dengan cara tersebut, penentuan hak atas merek tidak hanya didasarkan pada perasaan bahwa suatu pihak "lebih pantas" menjadi pemilik, tetapi berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulan Advokat
Ketika sebuah merek usaha tiba-tiba digugat perusahaan lain, jangan langsung menganggap bahwa perusahaan penggugat pasti benar hanya karena mengaku sebagai pemilik merek, tetapi jangan pula menganggap bahwa penggunaan selama bertahun-tahun otomatis membuat perusahaan Anda menjadi pemilik yang sah. Sengketa merek harus dilihat berdasarkan status pendaftaran, sejarah penggunaan, jenis barang atau jasa, tingkat kemiripan, serta keadaan ketika merek tersebut didaftarkan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa:
"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar."

Karena itu, sertifikat merek mempunyai kedudukan yang sangat penting. Namun, sertifikat bukan berarti selalu kebal dari persoalan hukum. Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, sedangkan Pasal 76 memberikan dasar bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Jika perusahaan yang menggugat memiliki merek terdaftar dan menuduh perusahaan Anda melakukan pelanggaran, Pasal 83 UU Nomor 20 Tahun 2016 memberikan dasar bagi pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dengan tuntutan berupa ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Karena itu, ketika gugatan datang, langkah yang paling aman adalah memeriksa dokumen gugatan, memastikan status merek kedua pihak, mengumpulkan seluruh bukti penggunaan, memeriksa tanggal pendaftaran, membandingkan kelas barang atau jasa, dan menelusuri apakah terdapat kemungkinan iktikad tidak baik. Jangan menghapus akun media sosial, membuang kemasan lama, atau menghilangkan dokumen transaksi karena bukti-bukti tersebut justru dapat menjadi bagian penting dalam pembelaan.

Pada akhirnya, siapa yang berhak atas sebuah merek ditentukan oleh konstruksi hukum dan bukti, bukan semata-mata oleh siapa yang paling lama menggunakannya atau siapa yang paling dahulu mengklaimnya. Merek terdaftar memberikan kedudukan hukum yang kuat, tetapi apabila pendaftaran tersebut diduga diperoleh dengan iktikad tidak baik atau bertentangan dengan ketentuan UU Merek, masih terdapat mekanisme hukum untuk mempersoalkannya.

Bagi pemilik usaha, perkara semacam ini memberikan satu pelajaran yang sangat penting: jangan menunggu merek menjadi terkenal baru kemudian mendaftarkannya. Ketika sebuah nama sudah mulai digunakan secara serius dan menjadi identitas produk atau perusahaan, perlindungan hukumnya perlu dipikirkan sejak awal. Sebab, membangun merek mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi kehilangan kendali atas nama yang telah dibangun tersebut dapat terjadi jauh lebih cepat apabila perlindungan hukumnya diabaikan.

Penulis : Andi Akbar Muzfa, S.H.

Artikel Terkait Sengketa Merek :

• Merek Belum Terdaftar tetapi Sudah Dipakai Bertahun-Tahun, Apakah Tetap Mendapat Perlindungan Hukum?
• Nama Merek Hampir Sama dengan Milik Perusahaan Lain, Apakah Bisa Digugat karena Pelanggaran Merek?
• Merek Dagang Ditiru Orang Lain, Apakah Pemilik Merek Bisa Menggugat dan Meminta Ganti Rugi?

Read More.. →

Merek Belum Terdaftar tetapi Sudah Dipakai Bertahun-Tahun, Apakah Tetap Mendapat Perlindungan Hukum? Update :

Sengketa Merek - Banyak pelaku usaha membangun bisnisnya dari skala kecil, kemudian perlahan berkembang hingga mempunyai pelanggan tetap dan dikenal masyarakat luas. Dalam proses tersebut, sebuah nama usaha dapat digunakan selama bertahun-tahun pada kemasan produk, papan toko, nota, kendaraan, media sosial, marketplace, iklan, hingga berbagai kegiatan promosi, tetapi pemiliknya belum tentu menyadari bahwa nama yang telah lama digunakan tersebut sebaiknya segera didaftarkan sebagai merek.

Persoalan baru biasanya muncul ketika pemilik usaha mengetahui bahwa orang lain telah menggunakan nama yang sama atau sangat mirip, bahkan dalam keadaan tertentu pihak lain justru telah lebih dahulu mendaftarkannya. Pemilik usaha lama tentu merasa keberatan karena menurutnya merek tersebut telah digunakan sejak jauh sebelum pihak lain muncul. Dari sinilah muncul pertanyaan penting: jika sebuah merek belum terdaftar tetapi telah dipakai bertahun-tahun, apakah hukum tetap memberikan perlindungan kepada pemiliknya?

Jawabannya membutuhkan penjelasan yang hati-hati. Dalam hukum Indonesia, penggunaan merek dalam waktu lama tidak sama dengan kepemilikan hak atas merek yang telah terdaftar. Sistem hukum merek Indonesia memberikan kedudukan yang sangat penting kepada pendaftaran, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Namun, bukan berarti merek yang belum terdaftar sama sekali tidak mempunyai nilai hukum. Riwayat penggunaan merek dapat menjadi bukti penting dalam keadaan tertentu, terutama ketika terdapat persoalan iktikad tidak baik dari pihak yang kemudian mendaftarkan merek tersebut. Karena itu, pemilik usaha yang telah menggunakan merek selama bertahun-tahun tetapi belum mendaftarkannya berada dalam posisi yang harus segera diperkuat secara hukum, bukan sekadar mengandalkan lamanya penggunaan.

 
Apakah Merek yang Belum Terdaftar Tetap Memiliki Hak Eksklusif?
Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah seseorang yang sudah menggunakan merek selama bertahun-tahun tetapi belum mendaftarkannya telah mempunyai hak eksklusif atas merek tersebut. Dalam sistem hukum merek Indonesia, jawabannya pada prinsipnya belum.

Dasar utamanya terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:
"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar."

Ketentuan ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum merek Indonesia. Artinya, seseorang tidak memperoleh hak eksklusif atas sebuah merek hanya karena telah menggunakan nama tersebut selama lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan puluhan tahun. Hak atas merek pada prinsipnya lahir setelah merek tersebut memperoleh pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan tersebut berbeda dengan beberapa jenis hak kekayaan intelektual lainnya yang mempunyai mekanisme perlindungan berdasarkan penciptaan atau penggunaan. Dalam hukum merek, pendaftaran mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, sehingga pelaku usaha tidak seharusnya menganggap bahwa penggunaan lama sudah cukup untuk memberikan perlindungan yang sama dengan sertifikat merek.

Misalnya, seorang pengusaha telah menggunakan merek "Makmur Jaya" sejak 2012 untuk produk makanan, tetapi tidak pernah mengajukan pendaftaran merek. Pada 2026, orang lain mendaftarkan merek "Makmur Jaya" untuk barang yang sama. Pemilik usaha pertama tidak dapat hanya mengatakan, "Saya sudah memakai nama ini selama 14 tahun, jadi otomatis saya pemiliknya." Ia perlu membuktikan keadaan hukum lain yang mungkin relevan, terutama apabila terdapat dugaan bahwa pendaftaran pihak lain dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Dengan demikian, lamanya penggunaan mempunyai nilai, tetapi tidak sama dengan lahirnya hak eksklusif atas merek terdaftar.

Apakah Bukti Penggunaan Bertahun-Tahun Tidak Berarti Sama Sekali?
Tidak tepat apabila dikatakan bahwa penggunaan merek selama bertahun-tahun tidak mempunyai arti hukum sama sekali. Walaupun penggunaan tersebut tidak dengan sendirinya menciptakan hak eksklusif sebagaimana merek terdaftar, bukti penggunaan sebelumnya dapat mempunyai arti penting dalam sengketa tertentu.

Salah satu aspek yang sangat penting adalah masalah iktikad baik dalam pendaftaran merek. Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:
"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek tidak dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak yang sengaja mendaftarkan merek orang lain dengan cara yang tidak patut. Karena itu, apabila pengguna lama dapat menunjukkan bahwa pihak yang mendaftarkan merek mengetahui keberadaan usaha tersebut dan kemudian secara sengaja mendaftarkan merek yang sama atau mempunyai persamaan pada pokoknya, riwayat penggunaan sebelumnya dapat menjadi bukti yang sangat relevan.

Bayangkan sebuah usaha keluarga telah menggunakan merek tertentu sejak 2010, mempunyai toko, pelanggan, distributor, kemasan, dan akun media sosial dengan nama tersebut. Kemudian seorang mantan karyawan atau distributor yang mengetahui secara langsung keberadaan usaha tersebut mendaftarkan merek yang sama atas namanya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, bukti bahwa merek telah digunakan selama bertahun-tahun dapat membantu menunjukkan pengetahuan pihak pendaftar dan kemungkinan adanya iktikad tidak baik.

Bukti tersebut dapat berupa faktur penjualan, kuitansi, kontrak, katalog, kemasan lama, foto toko, iklan, bukti transaksi, akun media sosial, data marketplace, dokumen pengiriman, pemberitaan media, dan berbagai dokumen lain yang menunjukkan bahwa merek tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan perdagangan sebelum pendaftaran oleh pihak lain.

Karena itu, pemilik usaha lama sebaiknya jangan membuang dokumen-dokumen lama. Justru dokumen tersebut dapat menjadi bagian penting apabila suatu hari muncul sengketa mengenai siapa yang lebih dahulu menggunakan merek dan bagaimana pihak lain dapat mengetahui keberadaan merek tersebut.

Apakah Orang Lain Bisa Mendaftarkan Merek yang Sudah Dipakai Orang Lain?
Secara praktis, persoalan seperti ini memang dapat terjadi dan menjadi salah satu risiko terbesar bagi pelaku usaha yang tidak segera mendaftarkan mereknya. Ketika seseorang belum mendaftarkan mereknya, pihak lain dapat mengajukan permohonan pendaftaran atas nama yang sama atau mirip, sehingga pemilik usaha lama kemudian harus menghadapi persoalan hukum yang jauh lebih rumit.

Namun, tidak setiap permohonan otomatis akan diterima. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap alasan-alasan penolakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016.

Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016, antara lain mengatur bahwa permohonan ditolak apabila merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, serta dalam keadaan tertentu dengan merek terkenal atau indikasi geografis yang telah terdaftar.

Selain itu, sebagaimana telah disebutkan, Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Dengan demikian, apabila seseorang mencoba mendaftarkan merek yang sebenarnya telah lama digunakan pihak lain, terdapat sejumlah aspek yang harus diperiksa. Salah satunya adalah apakah merek tersebut telah lebih dahulu terdaftar oleh pihak lain, apakah memiliki persamaan dengan merek terdaftar, apakah termasuk merek terkenal, serta apakah terdapat bukti iktikad tidak baik.

Namun, pemilik usaha lama juga tidak boleh menganggap bahwa keberadaan bukti penggunaan lama otomatis membuat permohonan pihak lain pasti ditolak. Status pendaftaran dan fakta hukum harus diperiksa secara konkret, karena setiap sengketa merek mempunyai karakteristik yang berbeda.

Bagaimana Jika Pihak Lain Sudah Berhasil Mendaftarkan Merek Tersebut?
Situasi menjadi lebih sulit apabila pemilik usaha lama baru mengetahui bahwa pihak lain sudah memperoleh sertifikat merek untuk nama yang selama ini digunakan. Pada tahap tersebut, pemilik usaha lama tidak seharusnya mengambil kesimpulan bahwa seluruh haknya telah hilang, tetapi juga tidak boleh berasumsi bahwa penggunaan lama otomatis membuat sertifikat pihak lain tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyediakan mekanisme hukum berupa gugatan pembatalan merek dalam keadaan tertentu. Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:
"Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21."

Artinya, apabila terdapat dasar hukum yang memenuhi ketentuan Pasal 20 atau Pasal 21, pihak yang berkepentingan dapat mempertimbangkan gugatan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar.

Dalam kasus penggunaan lama, salah satu persoalan yang dapat diperiksa adalah apakah pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik. Misalnya, pihak yang mendaftarkan merupakan orang yang sebelumnya mempunyai hubungan bisnis dengan pemilik usaha lama dan mengetahui secara langsung bahwa merek tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun.

Bukti hubungan tersebut menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa pendaftar bukan pihak yang sama sekali tidak mengetahui keberadaan merek tersebut. Semakin kuat bukti bahwa pendaftar mengetahui merek dan reputasi pengguna sebelumnya tetapi tetap mendaftarkannya untuk mengambil keuntungan, semakin penting fakta tersebut dalam analisis iktikad tidak baik.

Gugatan pembatalan merek pada prinsipnya diajukan melalui Pengadilan Niaga, sehingga pemilik usaha perlu mempersiapkan bukti secara serius. Jangan hanya membawa cerita bahwa usaha sudah lama berdiri, tetapi tunjukkan kapan merek mulai digunakan, bagaimana merek dipasarkan, siapa yang mengetahui penggunaannya, bagaimana hubungan dengan pendaftar, dan mengapa pendaftaran tersebut diduga dilakukan secara tidak patut.

 
Apakah Merek yang Sudah Lama Digunakan Bisa Disebut Merek Terkenal?
Lamanya penggunaan sebuah merek tidak otomatis membuatnya menjadi merek terkenal. Sebuah merek dapat digunakan selama bertahun-tahun tetapi hanya dikenal oleh masyarakat dalam wilayah tertentu atau pada segmen pasar yang terbatas, sehingga belum tentu memenuhi kriteria hukum sebagai merek terkenal.

UU Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan khusus terhadap merek terkenal dalam keadaan tertentu. Pasal 21 ayat (1) huruf b mengatur mengenai permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Bahkan Pasal 21 ayat (1) huruf c mengatur mengenai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal, perlu dilihat berbagai keadaan, seperti tingkat pengetahuan masyarakat, reputasi merek, intensitas promosi, wilayah pemasaran, lama penggunaan, volume penjualan, investasi, serta faktor lain yang relevan.

Karena itu, sebuah usaha yang telah menggunakan merek selama 20 tahun tetapi hanya dikenal oleh pelanggan di satu lingkungan belum tentu mempunyai kedudukan yang sama dengan perusahaan yang mereknya telah dikenal luas secara nasional maupun internasional.

Meskipun demikian, reputasi lokal atau sektoral tetap dapat menjadi fakta yang relevan dalam sengketa tertentu, terutama ketika pihak yang mendaftarkan merek ternyata mempunyai hubungan bisnis dengan pemilik usaha lama atau mengetahui keberadaan merek tersebut sebelum mengajukan permohonan pendaftaran.

 
Bukti Apa yang Harus Disiapkan Pemilik Merek yang Belum Terdaftar?
Apabila sebuah merek belum terdaftar tetapi telah digunakan bertahun-tahun, pemilik usaha sebaiknya mulai menyusun arsip bukti penggunaan merek secara kronologis. Langkah ini sangat penting karena bukti yang dikumpulkan sepuluh tahun kemudian belum tentu selengkap dokumen yang disimpan sejak awal.

Beberapa bukti yang dapat disimpan antara lain nota dan faktur penjualan, kuitansi, kontrak dengan distributor, surat pemesanan, kemasan produk, label, foto toko, papan nama, brosur, katalog, iklan, dokumen pengiriman, rekening transaksi, bukti promosi, akun media sosial, situs web, marketplace, pemberitaan media, serta dokumentasi kegiatan usaha.

Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa bukti tersebut dapat menunjukkan waktu penggunaan merek. Sebuah foto produk tanpa tanggal mungkin tidak terlalu kuat untuk menunjukkan kapan produk tersebut pertama kali beredar, sedangkan faktur penjualan bertanggal, kontrak, atau unggahan digital yang dapat diverifikasi waktunya dapat memberikan gambaran kronologis yang lebih jelas.

Pemilik usaha juga sebaiknya menyimpan bukti mengenai hubungan dengan pihak yang kemudian mendaftarkan merek apabila memang pernah mempunyai hubungan bisnis. Email, pesan WhatsApp, kontrak distribusi, dokumen kerja sama, atau bukti komunikasi lainnya dapat menjadi penting apabila kemudian muncul dugaan bahwa pihak tersebut mengetahui merek milik pengguna sebelumnya.

Semakin lengkap dan konsisten bukti tersebut, semakin mudah untuk menjelaskan sejarah merek kepada pihak berwenang maupun pengadilan apabila sengketa benar-benar terjadi.

Apakah Pemilik Merek Lama Bisa Melarang Orang Lain Menggunakan Nama yang Sama?
Di sinilah perbedaan antara penggunaan merek dan hak eksklusif atas merek menjadi sangat penting. Pemilik usaha yang belum mendaftarkan mereknya tidak berada dalam posisi yang sama dengan pemilik merek terdaftar dalam hal hak eksklusif berdasarkan UU Merek.

Pemilik merek terdaftar mempunyai dasar yang lebih jelas untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis dalam keadaan yang dilarang undang-undang. Sebaliknya, pengguna merek yang belum mendaftarkannya harus mengandalkan keadaan hukum lain apabila ingin mempersoalkan tindakan pihak lain.

Salah satu keadaan yang dapat menjadi sangat penting adalah ketika pihak lain mendaftarkan merek dengan iktikad tidak baik. Dalam keadaan tersebut, pengguna lama dapat mempertimbangkan upaya hukum untuk mempersoalkan pendaftaran pihak lain, termasuk melalui mekanisme pembatalan apabila memenuhi ketentuan Pasal 76 UU Nomor 20 Tahun 2016.

Namun, sampai ada kepastian hukum mengenai status merek tersebut, pengguna lama sebaiknya tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan sengketa baru. Misalnya, jangan menggunakan ancaman atau melakukan tindakan sepihak terhadap pihak lain hanya karena merasa sebagai pengguna pertama.

Pendekatan yang lebih aman adalah mengumpulkan bukti, memeriksa status pendaftaran, menganalisis dasar hukum, dan menentukan langkah melalui mekanisme yang tersedia.

Apakah Pemilik Usaha Harus Segera Mendaftarkan Mereknya?
Jawabannya adalah sangat dianjurkan, terutama apabila merek tersebut sudah mempunyai nilai ekonomi dan telah menjadi identitas utama bisnis. Semakin lama sebuah usaha berkembang tanpa mendaftarkan mereknya, semakin besar risiko bahwa pihak lain lebih dahulu mendaftarkan nama tersebut.

Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 memberikan pesan yang sangat jelas bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Karena itu, pendaftaran seharusnya tidak dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bagian dari strategi perlindungan aset usaha.

Bayangkan seorang pengusaha telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun merek melalui promosi, iklan, distribusi, dan pelayanan kepada konsumen. Ketika omzet mulai meningkat, pihak lain kemudian mendaftarkan nama tersebut. Pemilik usaha lama akhirnya harus mengeluarkan biaya dan waktu untuk menghadapi sengketa yang sebenarnya dapat diminimalkan apabila pendaftaran dilakukan sejak awal.

Selain memberikan perlindungan hukum, pendaftaran merek juga memberikan kepastian yang lebih baik ketika usaha hendak dikembangkan melalui lisensi, waralaba, kerja sama bisnis, investasi, atau pengalihan hak. Merek yang terdaftar lebih mudah diposisikan sebagai aset kekayaan intelektual yang mempunyai nilai ekonomi.

Karena itu, bagi pelaku usaha yang baru memulai bisnis sekalipun, sebaiknya persoalan merek tidak ditunda sampai bisnis menjadi besar. Justru ketika sebuah nama mulai dipakai secara serius untuk kegiatan perdagangan, pemeriksaan dan pendaftaran merek sebaiknya mulai dipertimbangkan.

Kesimpulan Penulis
Merek yang belum terdaftar tetapi telah digunakan bertahun-tahun tidak berada dalam posisi yang sama dengan merek yang telah terdaftar. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan demikian, lamanya penggunaan saja tidak otomatis melahirkan hak eksklusif atas merek sebagaimana dimiliki oleh pemilik merek terdaftar.

Namun, penggunaan bertahun-tahun bukan berarti tidak mempunyai nilai hukum sama sekali. Bukti penggunaan sebelumnya dapat menjadi sangat penting ketika terdapat sengketa, terutama untuk menunjukkan sejarah penggunaan merek, reputasi usaha, hubungan bisnis, pengetahuan pihak lain terhadap merek, dan kemungkinan adanya iktikad tidak baik dalam pendaftaran.

Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Apabila pihak lain telah berhasil memperoleh pendaftaran dan terdapat alasan hukum yang memenuhi ketentuan, Pasal 76 UU Nomor 20 Tahun 2016 membuka kemungkinan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek melalui Pengadilan Niaga.

Karena itu, jawaban atas pertanyaan "merek belum terdaftar tetapi sudah dipakai bertahun-tahun, apakah tetap mendapat perlindungan hukum?" adalah: mungkin mendapatkan perlindungan dalam keadaan tertentu, tetapi perlindungannya tidak sama dengan merek yang telah terdaftar. Penggunaan lama dapat menjadi bukti penting dalam sengketa, tetapi tidak menggantikan fungsi pendaftaran sebagai dasar utama diperolehnya hak atas merek.

Bagi pelaku usaha, pelajaran yang paling penting adalah jangan menganggap lamanya penggunaan sebagai pengganti pendaftaran. Membangun merek selama bertahun-tahun tanpa mendaftarkannya berarti membiarkan salah satu aset terpenting bisnis berada dalam posisi yang lebih rentan.

Jika sebuah merek telah digunakan selama bertahun-tahun dan sudah dikenal oleh konsumen, langkah yang paling bijaksana adalah segera memeriksa ketersediaan merek, memastikan kelas barang atau jasa yang sesuai, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan mengajukan pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum sesuai prosedur yang berlaku.

Pada akhirnya, merek bukan hanya sebuah nama yang ditempelkan pada produk, tetapi identitas dan aset bisnis yang dapat mempunyai nilai ekonomi besar. Semakin besar reputasi yang dibangun, semakin penting pula perlindungan hukumnya. Jangan menunggu sampai merek ditiru, didaftarkan orang lain, atau menjadi objek sengketa baru kemudian menyadari bahwa penggunaan selama bertahun-tahun ternyata belum memberikan posisi hukum yang sekuat sertifikat merek terdaftar.

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Artikel Terkait Sengketa Merek :

• Nama Merek Hampir Sama dengan Milik Perusahaan Lain, Apakah Bisa Digugat karena Pelanggaran Merek?
• Merek Dagang Ditiru Orang Lain, Apakah Pemilik Merek Bisa Menggugat dan Meminta Ganti Rugi?
• Merek Usaha Sudah Dipakai Bertahun-Tahun tetapi Ternyata Didaftarkan Orang Lain, Siapa yang Berhak?

Read More.. →

Nama Merek Hampir Sama dengan Milik Perusahaan Lain, Apakah Bisa Digugat karena Pelanggaran Merek? Update :

Sengketa Merek - Dalam dunia usaha, memilih nama merek sering kali terlihat sebagai persoalan sederhana, padahal sebuah nama dapat menjadi bagian penting dari identitas dan aset kekayaan intelektual suatu perusahaan. Nama yang digunakan pada produk, toko, kemasan, kendaraan, situs web, marketplace, hingga media sosial dapat membentuk persepsi konsumen dan membangun reputasi yang nilainya semakin besar seiring berkembangnya usaha.

Persoalan kemudian muncul ketika sebuah perusahaan menemukan bahwa ada pelaku usaha lain yang menggunakan nama merek yang hampir sama. Perbedaannya mungkin hanya satu huruf, susunan kata, pengucapan, logo, atau desain visual, sehingga masing-masing pihak merasa mempunyai alasan untuk menganggap mereknya berbeda. Di sisi lain, konsumen justru dapat menganggap kedua produk berasal dari perusahaan yang sama atau mempunyai hubungan tertentu.

Pertanyaan hukumnya menjadi menarik: apakah merek harus benar-benar sama persis agar dapat dianggap melanggar, atau nama yang hanya hampir sama juga dapat digugat? Dalam hukum merek Indonesia, jawabannya adalah bahwa pelanggaran tidak mensyaratkan kedua merek selalu identik. Dalam keadaan tertentu, penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Dasar utama yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur merek yang identik, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap merek terdaftar dari penggunaan pihak lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam keadaan yang ditentukan oleh undang-undang.

Namun demikian, bukan berarti setiap dua nama yang terlihat mirip otomatis merupakan pelanggaran. Harus diperiksa secara menyeluruh status pendaftaran, kelas barang atau jasa, bentuk dan bunyi merek, unsur dominan, kesan keseluruhan, reputasi merek, serta kemungkinan timbulnya kebingungan di masyarakat.

 
Apakah Merek Harus Sama Persis untuk Disebut Pelanggaran?
Anggapan bahwa pelanggaran merek hanya terjadi apabila dua nama benar-benar sama merupakan pemahaman yang kurang tepat. Dalam hukum merek, perlindungan juga dapat diberikan ketika terdapat persamaan pada pokoknya, sehingga pihak yang mengganti sedikit bagian dari merek milik orang lain tidak otomatis terbebas dari persoalan hukum.

Dasar pentingnya terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain dalam keadaan yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, untuk pelanggaran terhadap merek terdaftar, Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:

"Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

• gugatan ganti rugi; dan/atau
• penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut."

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hukum memberikan perhatian terhadap persamaan pada pokoknya, bukan hanya kesamaan secara keseluruhan.

Misalnya, sebuah perusahaan telah mempunyai merek "ABC Fresh" untuk produk minuman, kemudian perusahaan lain menggunakan nama "ABC Freshy" untuk produk minuman sejenis dengan tampilan dan konsep yang sangat mirip. Meskipun kedua nama tidak identik secara huruf, keadaan tersebut tetap dapat diperiksa dari perspektif hukum merek karena konsumen mungkin menangkap adanya hubungan antara keduanya.

Sebaliknya, apabila dua nama mempunyai satu kata yang sama tetapi digunakan untuk barang atau jasa yang benar-benar berbeda dan tidak menimbulkan kesan adanya hubungan komersial, belum tentu dapat langsung dikatakan sebagai pelanggaran. Karena itu, kemiripan nama hanyalah salah satu bagian dari analisis, bukan satu-satunya penentu.

 
Apa yang Dimaksud dengan Persamaan pada Pokoknya?
Konsep persamaan pada pokoknya merupakan salah satu bagian paling penting dalam sengketa merek. Menurut Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016, persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara satu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun persamaan bunyi ucapan.

Artinya, penilaian tidak selalu berhenti pada pertanyaan apakah huruf-hurufnya sama. Cara merek tersebut ditulis, diucapkan, ditampilkan, disusun, dan dipersepsikan secara keseluruhan dapat menjadi bagian dari pertimbangan.

Sebagai contoh, terdapat dua merek yang mempunyai tulisan berbeda tetapi ketika diucapkan mempunyai bunyi yang sangat mirip dan digunakan untuk produk sejenis. Dalam keadaan tertentu, kesamaan bunyi tersebut dapat menjadi bagian dari pertimbangan mengenai persamaan pada pokoknya, terutama apabila terdapat unsur dominan lain yang juga mempunyai kemiripan.

Demikian pula, perubahan kecil pada nama tidak selalu membuat suatu merek menjadi aman. Mengubah satu huruf, menambahkan satu kata generik, atau memberikan akhiran tertentu belum tentu menghilangkan kesan adanya hubungan antara kedua merek apabila unsur dominannya tetap sama.

Karena itu, perusahaan yang hendak menggunakan merek baru sebaiknya tidak hanya melakukan pencarian terhadap nama yang benar-benar identik, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap merek yang mempunyai kemiripan secara visual, fonetik, maupun konseptual, khususnya dalam kelas barang atau jasa yang berkaitan.

Mengapa Kelas Barang atau Jasa Sangat Penting?
Kesamaan nama saja belum cukup untuk menentukan apakah suatu penggunaan merek melanggar hak pihak lain. Salah satu faktor penting yang harus diperiksa adalah barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut.

Dalam sistem pendaftaran merek, merek didaftarkan untuk jenis barang dan/atau jasa tertentu berdasarkan klasifikasi yang berlaku. Oleh karena itu, dua pihak dapat saja mempunyai nama yang sama atau mirip, tetapi persoalan hukumnya dapat berbeda apabila barang atau jasa yang mereka tawarkan berbeda secara signifikan dan tidak menimbulkan kemungkinan hubungan komersial.

Sebaliknya, apabila dua merek mempunyai kemiripan dan digunakan untuk barang atau jasa sejenis, risiko terjadinya sengketa menjadi jauh lebih besar. Konsumen dapat mengira bahwa produk tersebut berasal dari produsen yang sama, merupakan cabang usaha, merupakan produk yang mendapatkan lisensi, atau mempunyai hubungan bisnis tertentu.

Contohnya, sebuah perusahaan memiliki merek "Prima Coffee" untuk produk kopi, kemudian pelaku usaha lain menggunakan "Prima Koffi" untuk produk kopi dalam kemasan yang sama-sama dipasarkan secara nasional. Walaupun ejaan berbeda, keadaan tersebut lebih berisiko menimbulkan persoalan dibandingkan apabila nama yang mirip digunakan untuk bidang usaha yang sama sekali berbeda.

Namun, bukan berarti penggunaan merek yang mirip untuk barang atau jasa tidak sejenis selalu bebas dari masalah. Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 juga memberikan perlindungan tertentu terhadap merek terkenal, termasuk dalam keadaan tertentu ketika digunakan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Oleh karena itu, analisis sengketa merek harus melihat merek dan barang/jasa secara bersamaan, bukan hanya membandingkan dua nama secara terpisah.

Apakah Pemilik Merek Terdaftar Bisa Menggugat Perusahaan yang Menggunakan Nama Mirip?
Apabila suatu perusahaan mempunyai merek terdaftar dan menemukan pihak lain menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya tanpa hak untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, perusahaan tersebut dapat mempertimbangkan gugatan berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 20 Tahun 2016.

Tuntutan yang dapat diajukan bukan hanya berupa uang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1), pemilik merek dapat meminta ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pasal 83 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:
"Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."

Dengan demikian, apabila sengketa telah memenuhi unsur pelanggaran merek, forum pengadilannya adalah Pengadilan Niaga.

Dalam gugatan tersebut, pemilik merek perlu menunjukkan dasar haknya dan menjelaskan bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Bukti yang dapat digunakan antara lain sertifikat merek, bukti penggunaan merek oleh tergugat, foto produk, kemasan, iklan, katalog, situs web, marketplace, media sosial, bukti transaksi, serta bukti lain yang memperlihatkan bahwa pihak lain menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.

Pemilik merek juga harus dapat menjelaskan mengapa kedua merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, bukan sekadar menyatakan bahwa kedua nama "terlihat mirip". Semakin jelas analisis mengenai kesamaan unsur dominan, jenis barang atau jasa, cara penggunaan, serta potensi kebingungan konsumen, semakin mudah bagi pengadilan untuk memahami dasar sengketanya.

 
Apakah Bisa Meminta Ganti Rugi?
Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dalam sengketa merek adalah apakah pemilik merek yang dirugikan dapat meminta uang sebagai kompensasi. Jawabannya adalah dapat, karena Pasal 83 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2016 secara tegas memberikan dasar bagi pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

Namun, tuntutan ganti rugi harus mempunyai dasar dan pembuktian yang memadai. Pemilik merek tidak cukup hanya menyatakan bahwa dirinya merasa dirugikan, tetapi perlu menjelaskan bentuk kerugiannya dan hubungan antara pelanggaran merek dengan kerugian tersebut.

Kerugian dapat berkaitan dengan penurunan penjualan, hilangnya peluang bisnis, biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani dampak pelanggaran, atau kerugian ekonomi lainnya yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta perkara. Dalam kasus tertentu, persoalan reputasi juga dapat menjadi bagian dari argumentasi kerugian, terutama apabila produk pihak lain mempunyai kualitas buruk sehingga konsumen salah mengira produk tersebut berasal dari pemilik merek yang sebenarnya.

Sebagai contoh, perusahaan A telah membangun merek selama sepuluh tahun dan mempunyai jaringan distribusi yang luas. Perusahaan B kemudian menggunakan merek yang hampir sama untuk produk sejenis dengan kualitas yang buruk, sehingga sejumlah konsumen mengira produk tersebut merupakan produk perusahaan A dan kemudian menyampaikan keluhan kepada perusahaan A. Dalam keadaan seperti itu, persoalan yang muncul bukan hanya kehilangan penjualan, tetapi juga potensi kerusakan reputasi.

Walaupun demikian, jumlah ganti rugi tetap harus didasarkan pada pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Semakin kuat data mengenai penjualan, kerugian, biaya promosi, dampak terhadap konsumen, dan hubungan antara pelanggaran dengan kerugian, semakin kuat pula dasar tuntutan ganti rugi yang diajukan.

 
Bagaimana Jika Pihak Lain Mengaku Mereknya Berbeda?
Dalam banyak sengketa, pihak yang menggunakan nama mirip biasanya akan mengatakan bahwa mereknya berbeda karena terdapat perbedaan satu atau beberapa huruf, tambahan kata, logo, atau warna. Pernyataan tersebut belum otomatis menyelesaikan persoalan karena ukuran hukumnya bukan sekadar apakah terdapat perbedaan, melainkan apakah perbedaan tersebut cukup untuk menghilangkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Penilaian terhadap merek harus mempertimbangkan keseluruhan unsur dominan. Misalnya, jika dua merek menggunakan kata utama yang sama, mempunyai pengucapan yang hampir identik, digunakan untuk barang sejenis, serta memiliki tampilan visual yang sangat mirip, penambahan satu kata kecil belum tentu menghilangkan potensi pelanggaran.

Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan yang signifikan dalam unsur dominan, cara penulisan, bunyi, konsep, serta jenis barang atau jasa, penggunaan kedua merek belum tentu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya karena terdapat satu kata yang sama. Hal tersebut sangat bergantung pada fakta konkret dan penilaian hukum terhadap kedua merek tersebut.

Karena itu, tidak tepat apabila seseorang menyimpulkan bahwa mereknya pasti aman hanya karena telah mengubah satu huruf, tetapi juga tidak tepat bagi pemilik merek untuk menganggap setiap penggunaan satu kata yang sama sebagai pelanggaran.

Dalam sengketa merek, pertanyaan yang lebih tepat bukan "apakah ada perbedaan?", melainkan "apakah perbedaan tersebut cukup untuk membuat konsumen melihat kedua merek sebagai identitas yang berbeda?"

Bagaimana Jika Pihak yang Menggunakan Merek Mirip Lebih Dahulu Menggunakannya?
Persoalan dapat menjadi lebih kompleks apabila pihak yang digugat menyatakan bahwa dirinya telah menggunakan nama tersebut lebih dahulu. Dalam keadaan seperti ini, pemilik merek terdaftar perlu memeriksa kronologi penggunaan dan pendaftaran masing-masing pihak.

Sistem hukum merek Indonesia pada prinsipnya menempatkan pendaftaran sebagai dasar diperolehnya hak atas merek. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016. Namun, dalam sengketa tertentu, fakta mengenai penggunaan terdahulu tetap dapat menjadi penting, khususnya ketika terdapat persoalan mengenai iktikad baik dalam pendaftaran.

Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:
"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik."

Dengan demikian, apabila pihak yang mendaftarkan merek ternyata mengetahui bahwa merek tersebut telah digunakan dan mempunyai reputasi oleh pihak lain, kemudian sengaja mendaftarkannya untuk mengambil keuntungan, keadaan tersebut dapat menjadi bagian penting dalam sengketa.

Karena itu, dokumen seperti faktur lama, kuitansi, kontrak distribusi, iklan, kemasan, foto toko, akun media sosial, katalog, bukti penjualan, dan pemberitaan dapat membantu membuktikan sejarah penggunaan suatu merek.

Namun, fakta bahwa seseorang menggunakan merek lebih dahulu juga tidak otomatis membuatnya menang dalam setiap perkara. Kedudukan hukum masing-masing pihak harus diperiksa berdasarkan keseluruhan ketentuan UU Merek, termasuk status pendaftaran, iktikad baik, jenis barang atau jasa, serta alasan hukum lainnya.

Apakah Peniruan Merek Bisa Berujung Pidana?
Selain gugatan perdata, penggunaan merek tanpa hak dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan ketentuan pidana terhadap penggunaan merek terdaftar milik pihak lain secara tanpa hak.

Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:
"Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Sedangkan Pasal 100 ayat (2) menyatakan:
"Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persamaan pada pokoknya bukan hanya relevan dalam gugatan perdata, tetapi juga dapat menjadi bagian dari tindak pidana merek apabila seluruh unsur pidananya terpenuhi.

Meskipun demikian, pemilik merek harus berhati-hati membedakan sengketa bisnis biasa dengan tindak pidana. Apabila hanya terdapat perbedaan penafsiran mengenai kemiripan dua merek, hal tersebut tidak otomatis berarti seseorang dapat dipidana. Unsur pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

Apa yang Sebaiknya Dilakukan Perusahaan Sebelum Mengajukan Gugatan?
Apabila perusahaan menemukan bahwa nama mereknya hampir sama dengan merek milik pihak lain, langkah pertama sebaiknya adalah melakukan pemeriksaan merek secara menyeluruh. Periksa sertifikat merek, nomor pendaftaran, pemilik merek, kelas barang atau jasa, tanggal pendaftaran, serta status merek tersebut pada administrasi kekayaan intelektual.

Setelah itu, lakukan dokumentasi terhadap penggunaan merek oleh pihak lain. Simpan foto produk, tangkapan layar marketplace, iklan, situs web, media sosial, kemasan, brosur, dan bukti transaksi karena bukti digital dapat berubah atau bahkan dihapus sewaktu-waktu.

Perusahaan juga dapat melakukan analisis perbandingan merek dengan memperhatikan unsur visual, fonetik, konseptual, susunan kata, logo, unsur dominan, serta barang atau jasa yang ditawarkan. Analisis tersebut akan membantu menentukan apakah persoalan yang terjadi hanya berupa kemiripan biasa atau sudah mempunyai dasar yang cukup untuk dipersoalkan sebagai pelanggaran merek.

Apabila bukti awal cukup kuat, pemilik merek dapat mengirimkan somasi kepada pihak yang menggunakan merek tersebut. Somasi dapat meminta penghentian penggunaan merek, penarikan produk tertentu dari peredaran apabila relevan, penghentian promosi, serta penyelesaian kerugian yang telah timbul.

Jika somasi tidak menghasilkan penyelesaian, pemilik merek dapat mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan tuntutan sebagaimana diberikan oleh Pasal 83 UU Nomor 20 Tahun 2016.

Kesimpulan Advokat
Nama merek yang hampir sama dengan milik perusahaan lain tidak otomatis berarti pelanggaran, tetapi juga tidak dapat dianggap aman hanya karena tidak sama persis. Hukum merek Indonesia mengenal konsep persamaan pada pokoknya, sehingga penggunaan merek yang mempunyai kemiripan pada unsur dominan dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 83 ayat (1) memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk menggugat pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dengan tuntutan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Apabila perkara tersebut dibawa ke pengadilan, Pasal 83 ayat (3) menentukan bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pemilik merek harus mempersiapkan bukti mengenai kepemilikan merek, bentuk penggunaan oleh pihak lain, persamaan pada pokoknya, jenis barang atau jasa, serta kerugian yang timbul apabila menuntut ganti rugi.

Di sisi lain, penggunaan merek yang sama atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dalam keadaan yang memenuhi unsur pidana juga dapat dikenakan Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2016. Dengan demikian, sengketa merek dapat mempunyai dimensi perdata sekaligus pidana, tetapi penerapan masing-masing jalur tetap harus didasarkan pada unsur dan bukti yang sesuai.

Hal yang paling penting bagi perusahaan adalah jangan hanya membandingkan nama secara sekilas. Periksa apakah kedua merek mempunyai persamaan dalam bentuk, bunyi, susunan, konsep, unsur dominan, serta digunakan untuk barang atau jasa yang sama atau berkaitan. Periksa pula status pendaftaran dan sejarah penggunaan masing-masing merek karena fakta-fakta tersebut dapat menentukan arah penyelesaian sengketa.

Bagi perusahaan yang sedang memilih nama merek baru, persoalan ini juga menjadi pelajaran penting. Sebelum menginvestasikan biaya besar untuk kemasan, promosi, papan nama, iklan, dan pemasaran, sebaiknya dilakukan penelusuran merek terlebih dahulu dan segera mengajukan pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) apabila merek tersebut layak digunakan. Langkah tersebut jauh lebih aman daripada membangun reputasi selama bertahun-tahun kemudian baru mengetahui bahwa nama yang digunakan ternyata berpotensi berbenturan dengan hak merek pihak lain.

Pada akhirnya, dalam hukum merek, yang menentukan bukan sekadar apakah dua nama terlihat hampir sama, melainkan apakah terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, siapa pemilik hak terdaftar, untuk barang atau jasa apa merek digunakan, bagaimana merek tersebut digunakan, serta apakah penggunaan tersebut dilakukan tanpa hak. Karena itu, ketika sebuah perusahaan menemukan mereknya ditiru atau digunakan dengan nama yang hampir sama, langkah yang paling tepat adalah mengamankan bukti, memeriksa status merek, melakukan analisis hukum, dan kemudian menentukan apakah penyelesaian melalui somasi, negosiasi, gugatan perdata, atau proses pidana merupakan pilihan yang paling sesuai dengan keadaan konkret.

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Read More.. →

Merek Dagang Ditiru Orang Lain, Apakah Pemilik Merek Bisa Menggugat dan Meminta Ganti Rugi? Update :

Sengketa Merek - Merek bukan sekadar nama, logo, gambar, atau kombinasi tertentu yang ditempelkan pada sebuah produk, karena bagi sebuah usaha merek dapat menjadi identitas yang membedakan produknya dari produk pesaing sekaligus menjadi hasil dari reputasi, promosi, kualitas, dan kepercayaan konsumen yang dibangun selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, ketika sebuah merek ditiru oleh pihak lain, kerugiannya tidak selalu berhenti pada hilangnya penjualan, tetapi dapat berkembang menjadi kebingungan konsumen, rusaknya reputasi, berkurangnya kepercayaan pasar, dan keuntungan yang secara tidak patut diperoleh pihak lain dari reputasi pemilik merek.

Persoalan tersebut semakin serius ketika pihak yang meniru bukan sekadar menggunakan nama yang mirip, tetapi juga menggunakan logo, bentuk tulisan, kemasan, atau identitas visual yang membuat konsumen mengira bahwa produk tersebut berasal dari pemilik merek yang sebenarnya. Dalam keadaan demikian, pemilik merek tentu ingin mengetahui apakah hukum memberikan hak untuk menggugat pihak yang melakukan peniruan dan apakah kerugian yang dialami dapat dimintakan ganti rugi.

Jawabannya adalah dapat, tetapi terdapat syarat yang harus diperhatikan. Pemilik merek harus terlebih dahulu mengetahui apakah mereknya telah terdaftar, apakah pihak lain menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, apakah digunakan untuk barang atau jasa yang sama atau berkaitan, serta apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam perkara merek, terdapat perbedaan antara merek yang sekadar terlihat mirip dan merek yang secara hukum dapat dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Karena itu, tidak setiap kemiripan otomatis menjadi pelanggaran, tetapi peniruan yang dilakukan dengan tujuan memanfaatkan reputasi merek pihak lain dapat mempunyai konsekuensi hukum yang serius.

 
Kapan Peniruan Merek Dapat Disebut sebagai Pelanggaran Hukum?
Langkah pertama untuk menentukan apakah sebuah merek telah dilanggar adalah melihat status pendaftaran merek dan bentuk penggunaan merek oleh pihak lain. Dalam hukum Indonesia, hak eksklusif atas merek pada prinsipnya diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar."

Ketentuan tersebut berarti pemilik merek terdaftar mempunyai kedudukan hukum yang jauh lebih kuat ketika menghadapi pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa hak. Pemilik merek dapat menggunakan hak eksklusifnya untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dalam keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

Ketentuan penting terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan:

"Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

1. gugatan ganti rugi; dan/atau
2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut."

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa pemilik merek terdaftar mempunyai dua bentuk tuntutan utama, yaitu meminta ganti rugi dan/atau meminta penghentian penggunaan merek yang melanggar haknya.

Dengan demikian, apabila sebuah merek telah terdaftar dan pihak lain menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis tanpa hak, pemilik merek pada dasarnya mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan.

 
Apa yang Dimaksud dengan "Persamaan pada Pokoknya"?
Salah satu persoalan paling penting dalam sengketa merek adalah menentukan apakah merek yang digunakan pihak lain benar-benar mempunyai persamaan pada pokoknya atau hanya memiliki kemiripan yang tidak cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan penjelasan mengenai konsep tersebut. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara satu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun persamaan bunyi ucapan.

Dengan demikian, pihak yang melakukan peniruan tidak selalu dapat menghindari tanggung jawab hanya dengan mengubah satu atau dua huruf dari merek asli. Apabila keseluruhan tampilan, bunyi, susunan kata, atau unsur dominannya masih memberikan kesan bahwa kedua merek tersebut mempunyai hubungan, persoalannya dapat masuk dalam analisis persamaan pada pokoknya.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan telah menggunakan merek tertentu untuk produk makanan dan mempunyai logo dengan susunan huruf serta desain tertentu. Kemudian pihak lain menggunakan nama yang hampir sama, logo yang mempunyai bentuk dominan serupa, warna dan susunan visual yang mirip, serta menjual produk dalam kategori yang sama, sehingga konsumen berpotensi mengira kedua produk berasal dari perusahaan yang sama atau mempunyai hubungan bisnis.

Dalam keadaan seperti itu, yang dinilai bukan hanya "apakah nama persis sama?", melainkan bagaimana keseluruhan unsur merek tersebut memberikan kesan kepada konsumen dan apakah penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai asal barang atau jasa.

Apakah Pemilik Merek Bisa Menggugat dan Meminta Ganti Rugi?
Apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang menggunakan mereknya tanpa hak. Dasarnya secara tegas terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2016, yang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk menuntut ganti rugi.

Ganti rugi bukan berarti setiap pemilik merek otomatis mendapatkan sejumlah uang tertentu hanya karena mengajukan gugatan. Pemilik merek harus dapat menjelaskan dan membuktikan kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut, termasuk hubungan antara tindakan pihak yang menggunakan merek tanpa hak dengan kerugian yang dialami.

Kerugian dapat berupa kerugian ekonomi yang berkaitan dengan berkurangnya penjualan, hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan, biaya yang dikeluarkan untuk menangani dampak pelanggaran, atau kerugian lain yang dapat dibuktikan sesuai dengan keadaan perkara. Dalam praktik litigasi, pembuktian kerugian menjadi bagian penting karena pengadilan perlu memiliki dasar untuk menentukan apakah tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan dan dalam jumlah berapa.

Selain meminta uang sebagai kompensasi, pemilik merek juga dapat meminta agar pihak yang melanggar menghentikan seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Tuntutan ini sangat penting karena dalam banyak kasus tujuan utama pemilik merek bukan hanya memperoleh uang, tetapi juga menghentikan pihak lain agar tidak terus menggunakan identitas merek yang dapat membingungkan konsumen.

Dengan demikian, ganti rugi dan penghentian penggunaan merek dapat menjadi dua kepentingan yang berjalan bersamaan, tergantung pada tuntutan yang diajukan dan fakta yang dapat dibuktikan di pengadilan.

Ke Mana Gugatan Pelanggaran Merek Diajukan?
Sengketa mengenai pelanggaran hak atas merek mempunyai forum pengadilan khusus. Pasal 83 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:
"Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga."

Ketentuan tersebut sangat penting karena pemilik merek tidak mengajukan gugatan pelanggaran merek ke pengadilan negeri dalam kapasitas perkara perdata biasa, melainkan melalui Pengadilan Niaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Dalam mengajukan gugatan, pemilik merek perlu menyusun dasar perkara secara sistematis dengan menjelaskan identitas dan status merek miliknya, nomor pendaftaran, jenis barang atau jasa yang dilindungi, bentuk penggunaan merek oleh pihak tergugat, persamaan antara kedua merek, bukti bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa hak, serta kerugian yang timbul akibat penggunaan tersebut.

Bukti menjadi bagian yang sangat menentukan. Sertifikat merek merupakan dokumen utama untuk menunjukkan status pendaftaran, sedangkan bukti penggunaan pihak lain dapat berupa foto produk, kemasan, katalog, iklan, unggahan media sosial, marketplace, faktur penjualan, bukti transaksi, situs web, papan toko, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa tergugat menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.

Pemilik merek juga perlu berhati-hati dalam menghitung ganti rugi. Tuntutan yang sangat besar tetapi tidak didukung bukti yang memadai dapat menjadi titik lemah dalam perkara. Oleh karena itu, apabila kerugiannya signifikan, penghitungan sebaiknya dilakukan berdasarkan data penjualan, laporan keuangan, bukti transaksi, atau metode pembuktian ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

 
Apakah Peniruan Merek Juga Bisa Dipidana?
Selain gugatan perdata, pelanggaran merek tertentu juga dapat mempunyai konsekuensi pidana. Namun, sama seperti perkara pidana lainnya, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena pemilik merek merasa mereknya ditiru; harus terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:
"Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Sementara itu, Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur:
"Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peniruan merek dalam keadaan tertentu bukan hanya persoalan perdata, tetapi dapat pula masuk ke ranah pidana. Namun, unsur-unsur tindak pidana harus dibuktikan sesuai hukum acara pidana, sehingga tidak semua perselisihan mengenai kemiripan merek otomatis berujung pada pemidanaan.

Pemilik merek yang menemukan adanya dugaan pelanggaran dapat mempertimbangkan langkah hukum berdasarkan bukti yang dimiliki. Jalur perdata dapat digunakan untuk meminta ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, sedangkan jalur pidana dapat ditempuh apabila terdapat dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam UU Merek.

Bagaimana Jika Merek yang Ditiru Belum Terdaftar?
Keadaan menjadi berbeda apabila seseorang telah menggunakan merek selama bertahun-tahun tetapi belum mendaftarkannya, kemudian orang lain menggunakan nama yang sama atau mirip. Dalam kondisi tersebut, pengguna pertama tidak otomatis mempunyai hak eksklusif seperti pemilik merek terdaftar karena Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 menempatkan pendaftaran sebagai dasar diperolehnya hak atas merek.

Namun, keadaan tersebut bukan berarti seluruh bukti penggunaan sebelumnya tidak mempunyai arti. Penggunaan terdahulu dapat menjadi sangat relevan apabila kemudian terdapat sengketa mengenai iktikad tidak baik dari pihak yang mendaftarkan merek tersebut.

Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:
"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik."

Misalnya, sebuah usaha keluarga telah menggunakan merek tertentu sejak 2010, kemudian seorang mantan distributor yang mengetahui seluruh kegiatan usaha tersebut mendaftarkan merek yang sama atas namanya sendiri pada 2025. Dalam keadaan demikian, bukti penggunaan sejak 2010, hubungan bisnis dengan distributor, komunikasi antara para pihak, dokumen transaksi, serta pengetahuan pihak pendaftar mengenai usaha tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menilai apakah terdapat iktikad tidak baik.

Karena itu, pemilik usaha yang belum mendaftarkan mereknya sebaiknya tidak menunggu sampai terjadi sengketa. Pendaftaran merek sejak awal merupakan bentuk perlindungan hukum yang jauh lebih kuat, terutama karena merek merupakan aset bisnis yang dapat mempunyai nilai ekonomi besar seiring berkembangnya usaha.

 
Apa Langkah yang Sebaiknya Dilakukan Ketika Merek Ditiru?
Ketika menemukan bahwa merek telah digunakan pihak lain, pemilik merek sebaiknya tidak langsung melakukan tindakan konfrontatif, tetapi terlebih dahulu mengamankan bukti dan memeriksa status hukum merek tersebut. Langkah awal dapat dilakukan dengan memastikan nomor pendaftaran merek, nama pemilik yang tercantum, kelas barang atau jasa, tanggal pendaftaran, serta kesamaan antara merek yang terdaftar dengan merek yang digunakan oleh pihak yang diduga melanggar.

Setelah itu, seluruh bukti penggunaan tanpa hak sebaiknya disimpan dengan baik, termasuk foto produk, kemasan, tangkapan layar marketplace, iklan, akun media sosial, situs web, katalog, papan nama toko, bukti transaksi, dan dokumen lain yang menunjukkan bahwa pihak lain memang menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.

Pemilik merek kemudian dapat mengirimkan somasi kepada pihak yang diduga melanggar untuk meminta penghentian penggunaan merek dan memberikan kesempatan menyelesaikan persoalan tanpa proses pengadilan. Somasi bukan merupakan syarat mutlak untuk setiap perkara pelanggaran merek, tetapi dalam praktik dapat menjadi langkah strategis untuk menunjukkan bahwa pemilik merek telah meminta penghentian pelanggaran sebelum mengajukan gugatan.

Apabila pelanggaran tetap berlangsung dan bukti cukup kuat, pemilik merek dapat mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 20 Tahun 2016, termasuk tuntutan ganti rugi dan penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dalam keadaan tertentu, apabila penggunaan merek menimbulkan kerugian yang terus berlangsung dan memenuhi ketentuan yang berlaku, terdapat pula mekanisme permohonan penghentian sementara kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang diduga melanggar melalui pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU Merek, sehingga pemilik hak tidak harus selalu menunggu sampai kerugian semakin besar.

Kesimpulan Advokat
Merek dagang yang ditiru oleh orang lain dapat menjadi dasar bagi pemilik merek untuk mengambil tindakan hukum, terutama apabila merek tersebut telah terdaftar dan pihak lain menggunakannya tanpa hak untuk barang atau jasa yang sejenis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan melalui jalur perdata maupun pidana dalam keadaan yang memenuhi persyaratan.

Secara perdata, Pasal 83 UU Nomor 20 Tahun 2016 secara tegas memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dengan tuntutan berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Secara pidana, penggunaan merek terdaftar tanpa hak dalam keadaan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dikenakan ketentuan Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2016, termasuk ancaman pidana penjara dan denda sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Namun, pemidanaan tetap membutuhkan pembuktian terhadap seluruh unsur tindak pidana dan tidak dapat hanya didasarkan pada klaim bahwa sebuah merek terlihat mirip.

Hal yang tidak kalah penting adalah memahami bahwa tidak semua kemiripan merek otomatis merupakan pelanggaran. Pengadilan akan melihat berbagai aspek, termasuk persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, jenis barang atau jasa, status pendaftaran, serta keadaan konkret yang menyebabkan penggunaan merek tersebut dapat merugikan pemilik hak.

Karena itu, apabila merek usaha ditiru, pemiliknya sebaiknya segera memeriksa status pendaftaran, mengamankan seluruh bukti pelanggaran, menghitung kerugian secara realistis, dan menentukan strategi hukum yang tepat. Jangan sampai bukti penggunaan merek, transaksi, promosi, dan kerugian justru hilang karena pemilik usaha terlalu lama membiarkan pelanggaran berlangsung.

Pada akhirnya, merek yang telah dibangun dengan biaya, tenaga, dan reputasi selama bertahun-tahun merupakan aset kekayaan intelektual yang mempunyai nilai ekonomi dan hukum. Ketika pihak lain mencoba menggunakan atau meniru merek tersebut tanpa hak, hukum Indonesia memberikan instrumen untuk mempertahankan kepentingan pemiliknya, baik melalui gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek maupun melalui mekanisme pidana apabila unsur pelanggaran pidana terpenuhi. Yang paling menentukan bukan sekadar seberapa mirip dua merek tersebut menurut pandangan awam, tetapi status hukum merek, bukti kepemilikan, bentuk penggunaan, jenis barang atau jasa, persamaan pada pokoknya, serta bukti bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa hak.

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Read More.. →

Merek Usaha Sudah Dipakai Bertahun-Tahun tetapi Ternyata Didaftarkan Orang Lain, Siapa yang Berhak? Update :

Perkara Sengketa Merek - Membangun sebuah usaha selama bertahun-tahun tentu bukan pekerjaan yang ringan. Nama usaha yang digunakan pada toko, kemasan produk, papan reklame, media sosial, kendaraan operasional, hingga berbagai dokumen transaksi perlahan-lahan dapat dikenal oleh masyarakat dan menjadi bagian dari identitas bisnis. Karena itu, ketika pemilik usaha mengetahui bahwa merek yang selama ini telah digunakan ternyata sudah didaftarkan oleh orang lain, persoalannya bukan sekadar perebutan nama, melainkan dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang menyangkut reputasi, konsumen, pemasaran, dan keberlangsungan usaha.

Keadaan seperti ini menimbulkan pertanyaan yang sangat penting: apakah pihak yang telah menggunakan merek selama bertahun-tahun otomatis menjadi pemilik yang sah, atau justru orang yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut yang mempunyai hak hukum? Jawabannya tidak sesederhana prinsip "siapa yang memakai lebih dulu" atau "siapa yang mendaftarkan lebih dulu", karena hukum merek Indonesia mempunyai aturan khusus mengenai sistem pendaftaran, iktikad baik, merek terkenal, persamaan pada pokoknya, serta alasan suatu permohonan pendaftaran merek dapat ditolak atau bahkan dibatalkan.

Dasar hukum utama yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang sampai saat ini menjadi landasan utama hukum merek di Indonesia, dengan berbagai ketentuan yang harus dibaca bersama perkembangan regulasi dan putusan pengadilan. Dalam sistem hukum merek Indonesia, pendaftaran mempunyai kedudukan yang sangat penting karena hak atas merek pada dasarnya diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Namun, prinsip tersebut bukan berarti seseorang dapat dengan bebas mengambil nama usaha milik orang lain, mendaftarkannya atas namanya sendiri, kemudian otomatis dianggap sebagai pemilik yang tidak dapat diganggu gugat. Iktikad baik merupakan unsur penting dalam pendaftaran merek, dan undang-undang memberikan mekanisme hukum untuk menghadapi pendaftaran yang dilakukan secara tidak patut.

 
Apakah Orang yang Mendaftarkan Merek Pertama Kali Otomatis Menjadi Pemilik?
Salah satu hal pertama yang harus dipahami dalam sengketa merek adalah bahwa Indonesia pada dasarnya menganut sistem first to file, yaitu hak atas merek diberikan berdasarkan pendaftaran, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang lebih dahulu menggunakan nama tersebut dalam kegiatan usaha.

Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

"Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar."

Ketentuan tersebut mempunyai konsekuensi yang sangat besar bagi pelaku usaha. Seseorang yang telah menggunakan nama usaha selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah mendaftarkan mereknya dapat berada dalam posisi yang lebih rentan ketika ternyata pihak lain terlebih dahulu memperoleh pendaftaran atas merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang atau jasa yang sejenis.

Dengan demikian, fakta bahwa sebuah nama telah digunakan sejak lama tidak dengan sendirinya membuat pengguna pertama memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut. Penggunaan yang lama memang dapat menjadi bukti penting dalam sengketa, terutama untuk menunjukkan bahwa pihak lain mengetahui keberadaan usaha tersebut atau bahwa pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik, tetapi bukti penggunaan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum merek yang berlaku.

Contohnya, seseorang telah menjalankan usaha makanan dengan merek tertentu sejak 2015, menggunakan nama tersebut pada kemasan, toko, media sosial, dan promosi, tetapi tidak pernah mendaftarkannya. Kemudian pada 2025 orang lain yang mengetahui usaha tersebut mendaftarkan merek yang sama untuk jenis barang atau jasa yang berkaitan. Dalam situasi seperti ini, pemilik usaha lama tidak seharusnya langsung menyimpulkan bahwa dirinya pasti kalah hanya karena belum mendaftarkan merek, tetapi juga tidak dapat menganggap penggunaan selama sepuluh tahun otomatis mengalahkan sertifikat merek pihak lain.

Yang harus diperiksa adalah siapa yang mendaftarkan, kapan didaftarkan, untuk kelas barang atau jasa apa, apakah terdapat persamaan pada pokoknya, apakah pemohon mempunyai iktikad baik, dan apakah terdapat bukti bahwa pendaftar mengetahui atau mempunyai hubungan dengan pengguna merek sebelumnya.

 
Bagaimana Jika Orang Lain Mendaftarkan Merek yang Sudah Lama Digunakan?
Persoalan menjadi lebih serius apabila orang yang mendaftarkan merek tersebut sebenarnya mengetahui bahwa merek itu telah digunakan oleh pihak lain dalam kegiatan usaha. Dalam keadaan tertentu, tindakan tersebut dapat dipersoalkan sebagai pendaftaran yang dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem first to file bukanlah perlindungan mutlak bagi siapa saja yang kebetulan lebih cepat memasukkan permohonan pendaftaran. Pendaftaran harus dilakukan dengan iktikad baik, sehingga seseorang tidak semestinya menggunakan sistem pendaftaran merek sebagai alat untuk mengambil keuntungan dari reputasi usaha orang lain.

Misalnya, seorang distributor telah bertahun-tahun bekerja sama dengan produsen tertentu dan mengetahui bahwa produsen tersebut menggunakan merek tertentu untuk produknya. Distributor kemudian secara diam-diam mendaftarkan merek tersebut atas namanya sendiri dengan tujuan menguasai merek dan memaksa produsen menghentikan penggunaan nama tersebut. Situasi seperti ini dapat menjadi salah satu contoh keadaan yang perlu diperiksa dari perspektif iktikad tidak baik.

Demikian pula apabila seseorang sengaja memilih merek yang telah dikenal dalam perdagangan oleh pelaku usaha lain, kemudian mendaftarkannya untuk memperoleh keuntungan dari reputasi yang telah dibangun pihak lain, persoalannya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang lebih dahulu mengajukan pendaftaran. Pengadilan dapat menilai fakta-fakta yang menunjukkan apakah permohonan tersebut benar-benar diajukan dengan iktikad baik.

Karena itu, pemilik usaha lama perlu mengumpulkan bukti penggunaan merek sejak jauh sebelum merek tersebut didaftarkan oleh pihak lain. Bukti tersebut dapat berupa nota penjualan, faktur, kuitansi, kemasan produk, foto toko, papan nama, iklan, katalog, dokumen pengiriman, kontrak dengan distributor, akun media sosial, bukti transaksi elektronik, pemberitaan media, dan dokumen lain yang dapat menunjukkan kapan dan bagaimana merek tersebut digunakan dalam perdagangan.

Apakah Pemilik Usaha Lama Bisa Membatalkan Merek yang Sudah Didaftarkan Orang Lain?
Apabila merek pihak lain telah terdaftar, pemilik usaha yang merasa dirugikan tidak berarti kehilangan seluruh kesempatan untuk mempertahankan haknya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyediakan mekanisme gugatan pembatalan merek dalam kondisi tertentu.

Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:

"Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21."

Kemudian Pasal 76 ayat (3) memberikan dasar bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penolakan merek.

Dalam perkara seperti ini, pemilik usaha lama harus mampu menjelaskan mengapa merek yang telah terdaftar tersebut seharusnya dibatalkan, bukan sekadar mengatakan bahwa dirinya telah menggunakan merek lebih dahulu. Misalnya, terdapat bukti bahwa pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek tertentu yang telah mempunyai reputasi, atau terdapat alasan lain yang memenuhi ketentuan undang-undang.

Gugatan pembatalan pada prinsipnya diajukan melalui Pengadilan Niaga, karena sengketa mengenai pembatalan merek merupakan bagian dari kewenangan peradilan niaga. Proses tersebut membutuhkan pembuktian yang cukup serius karena pihak yang mengajukan gugatan harus mampu menunjukkan dasar hukum dan fakta yang mendukung permohonannya.

Hal yang sangat penting adalah jangan menunggu terlalu lama tanpa melakukan pemeriksaan hukum. Sengketa merek mempunyai ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan, dengan pengecualian tertentu yang berkaitan dengan merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Karena itu, tanggal pendaftaran dan tanggal diketahuinya penggunaan merek oleh pihak lain perlu diperiksa sejak awal.

 
Bagaimana Jika Merek Sudah Terkenal Sebelum Didaftarkan Orang Lain?
Tidak semua sengketa merek mempunyai keadaan yang sama. Ada perbedaan antara merek yang baru digunakan oleh usaha kecil di lingkungan tertentu dengan merek yang telah mempunyai reputasi luas atau bahkan terkenal sebelum pihak lain mencoba mendaftarkannya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan khusus terhadap merek terkenal dalam keadaan tertentu. Pasal 21 ayat (1) huruf b pada pokoknya mengatur bahwa permohonan ditolak apabila merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Bahkan, perlindungan terhadap merek terkenal dapat mempunyai jangkauan lebih luas dalam keadaan tertentu. Pasal 21 ayat (1) huruf c mengatur mengenai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam praktik, menentukan apakah suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal bukan hanya berdasarkan pengakuan pemilik usaha. Ada berbagai faktor yang dapat dipertimbangkan, seperti tingkat pengetahuan masyarakat terhadap merek, intensitas promosi, lama penggunaan, volume penjualan, wilayah pemasaran, investasi yang dikeluarkan, serta faktor lain yang relevan.

Karena itu, apabila sebuah merek telah memiliki reputasi yang kuat dan pihak lain kemudian mendaftarkan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya, pemilik merek lama mempunyai dasar yang lebih kuat untuk mempersoalkan pendaftaran tersebut, terutama apabila dapat menunjukkan adanya iktikad tidak baik atau keadaan lain yang memenuhi ketentuan UU Merek.

Namun, pemilik usaha juga perlu berhati-hati menggunakan istilah "merek terkenal". Tidak semua merek yang dikenal oleh pelanggan di satu kota atau satu wilayah otomatis memenuhi kualifikasi hukum sebagai merek terkenal. Status tersebut harus dinilai berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apa yang Dimaksud dengan "Persamaan pada Pokoknya"?
Sengketa merek tidak selalu terjadi karena dua merek memiliki tulisan yang 100 persen sama. Dalam hukum merek, persoalan juga dapat muncul apabila terdapat persamaan pada pokoknya, yaitu adanya kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya hubungan atau persamaan antara dua merek untuk barang atau jasa yang berkaitan.

Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 menggunakan konsep persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagai salah satu alasan penolakan permohonan merek dalam keadaan tertentu.

Penilaian mengenai persamaan pada pokoknya tidak hanya melihat apakah huruf-hurufnya identik, tetapi dapat mempertimbangkan unsur visual, bunyi, susunan kata, konsep, atau kesan keseluruhan dari suatu merek. Oleh karena itu, mengganti satu atau dua huruf pada sebuah merek belum tentu membuat merek tersebut secara otomatis menjadi berbeda secara hukum.

Sebagai contoh, apabila suatu usaha telah menggunakan merek tertentu dan pihak lain membuat nama yang sangat mirip dalam susunan kata, bunyi pengucapan, tampilan, serta digunakan untuk produk yang sejenis, konsumen dapat berpotensi mengira bahwa kedua usaha tersebut mempunyai hubungan. Keadaan semacam ini dapat menjadi bagian dari analisis persamaan pada pokoknya.

Namun, penilaian tetap harus dilakukan secara konkret. Dua nama yang mempunyai satu kata yang sama belum tentu selalu dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya apabila digunakan untuk barang atau jasa yang berbeda dan tidak terdapat keadaan lain yang menyebabkan konsumen menganggap keduanya mempunyai hubungan.

Karena itu, dalam sengketa merek, nama yang terlihat mirip belum tentu otomatis melanggar hukum, sedangkan nama yang terlihat sedikit berbeda juga belum tentu bebas dari persoalan.

Bagaimana Jika Merek Sudah Dipakai Lama tetapi Belum Pernah Didaftarkan?
Inilah keadaan yang paling sering membuat pelaku usaha berada dalam posisi sulit. Banyak pemilik usaha merasa bahwa karena mereka telah menggunakan sebuah nama selama bertahun-tahun, maka nama tersebut secara otomatis menjadi milik mereka. Padahal, sebagaimana ditegaskan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Penggunaan lama tetap mempunyai nilai pembuktian, tetapi fungsinya harus dipahami secara tepat. Bukti penggunaan dapat membantu menunjukkan prioritas penggunaan, reputasi, hubungan bisnis, pengetahuan pihak lain terhadap merek, dan kemungkinan adanya iktikad tidak baik dalam pendaftaran, tetapi tidak secara otomatis mengubah merek yang belum terdaftar menjadi merek terdaftar.

Misalnya, sebuah usaha keluarga telah menggunakan nama tertentu sejak 2012, tetapi tidak pernah mendaftarkan merek tersebut. Pada 2024, orang lain mendaftarkan nama yang sama. Pemilik usaha lama tidak sebaiknya langsung menyerah, karena masih perlu diteliti bagaimana pendaftar memperoleh pengetahuan mengenai merek tersebut, apakah mempunyai hubungan bisnis dengan pemilik lama, apakah merek digunakan untuk barang atau jasa yang sama, apakah terdapat bukti reputasi, dan apakah pendaftaran dilakukan dengan iktikad baik.

Sebaliknya, apabila pihak yang mendaftarkan benar-benar tidak mengetahui keberadaan usaha tersebut, menggunakan merek yang berbeda untuk barang atau jasa yang berbeda, dan tidak terdapat bukti iktikad tidak baik maupun alasan penolakan lainnya, posisi pemilik usaha lama dapat menjadi lebih sulit. Karena itulah pendaftaran merek sejak awal menjalankan usaha merupakan langkah perlindungan hukum yang sangat penting.

Dengan kata lain, menggunakan merek bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang tidak berguna, tetapi dalam sistem hukum merek Indonesia, penggunaan dan pendaftaran mempunyai fungsi hukum yang berbeda.

 
Apa yang Harus Dilakukan Jika Mengetahui Merek Usaha Sudah Didaftarkan Orang Lain?
Ketika pemilik usaha mengetahui bahwa mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah memeriksa status merek secara resmi, bukan langsung melakukan konfrontasi dengan pihak yang mendaftarkannya. Perlu diperiksa nama merek, nomor permohonan atau nomor pendaftaran, nama pemilik, tanggal pengajuan, tanggal pendaftaran, serta kelas barang atau jasa yang didaftarkan.

Selanjutnya, pemilik usaha perlu membandingkan tanggal penggunaan merek dengan tanggal permohonan pendaftaran. Bukti bahwa merek telah digunakan sebelum pendaftaran pihak lain dapat menjadi bagian penting dalam analisis, terutama apabila terdapat dugaan bahwa pendaftar mengetahui keberadaan usaha tersebut dan sengaja mendaftarkan merek untuk mengambil keuntungan dari reputasi yang telah dibangun sebelumnya.

Bukti-bukti lama sebaiknya segera dikumpulkan dan disusun berdasarkan tanggal, karena dokumen yang menunjukkan penggunaan merek secara konsisten dari tahun ke tahun akan jauh lebih meyakinkan daripada sekadar pernyataan bahwa "kami sudah menggunakan merek ini sejak lama". Bukti tersebut dapat mencakup invoice, faktur, kemasan, iklan, foto toko, brosur, katalog, kontrak, dokumen pengiriman, rekening transaksi, unggahan media sosial, marketplace, dan pemberitaan yang menunjukkan keberadaan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.

Apabila terdapat indikasi kuat bahwa pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik atau terdapat alasan hukum lainnya, pemilik usaha dapat mempertimbangkan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga. Dalam tahap ini, konsultasi dengan advokat atau konsultan kekayaan intelektual yang memahami hukum merek sangat membantu karena keberhasilan perkara tidak hanya bergantung pada lamanya penggunaan merek, tetapi juga pada ketepatan dasar gugatan dan kekuatan pembuktian.

Pemilik usaha juga sebaiknya tidak terburu-buru mengganti seluruh identitas bisnis sebelum mengetahui posisi hukumnya. Mengganti merek dapat menimbulkan biaya besar dan menyebabkan hilangnya reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun, sehingga langkah tersebut sebaiknya dipertimbangkan setelah status hukum merek dan kemungkinan penyelesaiannya dianalisis secara menyeluruh.

 
Kesimpulan Advokat

Merek usaha yang telah digunakan bertahun-tahun tetapi kemudian diketahui telah didaftarkan oleh orang lain merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan prinsip "siapa yang memakai lebih dahulu" ataupun "siapa yang mendaftarkan lebih dahulu". Hukum merek Indonesia memang memberikan kedudukan penting kepada pihak yang mendaftarkan merek karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Namun, pendaftaran bukan berarti memberikan perlindungan mutlak kepada pendaftar apabila prosesnya dilakukan dengan iktikad tidak baik. Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Ketentuan tersebut menjadi sangat penting ketika terdapat bukti bahwa seseorang sengaja mendaftarkan merek yang selama bertahun-tahun telah digunakan pihak lain untuk mengambil keuntungan dari reputasi usaha tersebut.

Apabila merek sudah terdaftar, pihak yang merasa dirugikan dapat mempertimbangkan gugatan pembatalan merek berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 20 Tahun 2016, sepanjang terdapat dasar hukum yang memenuhi ketentuan undang-undang. Gugatan tersebut pada prinsipnya diajukan melalui Pengadilan Niaga, dengan pembuktian yang harus menunjukkan alasan mengapa pendaftaran merek tersebut seharusnya dibatalkan.

Karena itu, pemilik usaha lama belum tentu kalah hanya karena orang lain lebih dahulu mendaftarkan merek, tetapi juga tidak dapat menganggap bahwa penggunaan selama bertahun-tahun otomatis membuat dirinya menjadi pemilik merek secara hukum. Posisi masing-masing pihak harus dilihat berdasarkan tanggal penggunaan, tanggal pendaftaran, kelas barang atau jasa, persamaan pada pokoknya, reputasi merek, hubungan antara para pihak, serta ada atau tidaknya iktikad tidak baik.

Pelajaran terpenting bagi pelaku usaha adalah bahwa merek bukan sekadar nama usaha, melainkan aset kekayaan intelektual yang perlu dilindungi secara hukum. Menggunakan merek selama bertahun-tahun tanpa mendaftarkannya dapat menimbulkan risiko yang sebenarnya dapat dikurangi sejak awal dengan melakukan pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum sesuai prosedur yang berlaku.

Pada akhirnya, apabila seseorang menemukan bahwa merek yang telah digunakan selama bertahun-tahun ternyata telah didaftarkan pihak lain, jangan langsung berasumsi bahwa semua hak telah hilang. Periksa status pendaftaran, kumpulkan bukti penggunaan sejak awal, telusuri hubungan dengan pihak yang mendaftarkan, analisis ada atau tidaknya iktikad tidak baik, kemudian tentukan apakah tersedia upaya hukum untuk mempertahankan kepentingan usaha tersebut. Dalam sengketa merek, bukti dan ketepatan dasar hukum sering kali menjadi faktor yang jauh lebih menentukan daripada sekadar siapa yang lebih dulu mengklaim sebagai pemilik.

Penulis : Advokat - Andi Akbar Muzfa, S.H.

Read More.. →